本所劉寅生律師

在北京智慧財產權法院受理的一起商標複審行政案件中，代理客戶贏得訴訟。

案情簡介

國家智慧財產權局

2019年10月25日，江蘇聚合新能源科技有限公司向國家智慧財產權局提出41882603號商標註冊申請，申請在第九類“發光或機械信號板、運載工具用電壓調節器、整流用電力裝置、電解裝置、電池充電器、電動運載工具充電站、積體電路卡、無線電裝置、電測量儀器、變壓器（電）”上使用EBULAB註冊商標。

2020年5月15日，國家智慧財產權局作出《商標部分駁回通知書》，認為該公司申請使用的註冊商標EBULAB與引證商標一第39019960號EDULAB商標、引證商標二第8136572號EBU商標、引證商標三第8136573號EBU商標、引證商標四第25390647號EBU商標、引證商標五第G1163282號E-BULB商標近似，駁回了江蘇聚合新能源科技有限公司在“積體電路卡、無線電裝置、電測量儀器、變壓器（電）”上使用EDULAB商標的註冊申請。

江蘇聚合新能源科技有限公司不服國家智慧財產權局的複審駁回決定，委託江蘇竹輝律師事務所劉寅生律師向北京智慧財產權法院提起行政訴訟。

調查與處理

北京智慧財產權法院

在訴訟過程中，江蘇聚合新能源科技有限公司舉證證明，作為在先權利障礙的第8136572號EBU商標、第8136573號EBU商標的權利人廣州市易必優辦公裝置有限公司早已登出不存在，國家智慧財產權局駁回江蘇聚合新能源科技有限公司的合法註冊申請顯然是錯誤的，並請求法院撤銷被訴決定，責令國家智慧財產權局在充分尊重客觀事實基礎上重新審查並作出決定。

劉寅生律師在庭審中指出：

1、商標法的目的是保護消費者、生產者、經營者的利益。相關公眾透過商標區分服務來源。商標、服務與服務的提供者具有對應關係。如果商標註冊人已不存在，則該商標區分服務來源的功能亦隨之喪失。對於因商標權利人已不存在而喪失商標應有功能的商標而言，其已不能作為在先商標阻礙申請商標的註冊。

2、本案中，引證商標二、三權利人廣州市易必優辦公裝置有限公司的工商登記資料查詢顯示，該公司已於2017年06月06日被工商行政管理機關核准登出，其作為法律主體的資格已經滅失。且依據工商登記資料顯示廣州市易必優辦公裝置有限公司在登出前並未對商標權利進行處理，即目前引證商標二、三已無權利主體。故引證商標二、三雖為在先有效商標，但因其權利人已被登出，不應作為評判訴爭商標在“積體電路卡、無線電裝置”能否獲准註冊的依據。

3、訴爭商標註冊的權利障礙已發生變化，國家智慧財產權局仍以引證商標二、三作為駁回依據駁回原告在“積體電路卡、無線電裝置”上的申請及複審，顯然不當。

北京智慧財產權法院經審理後認為，原告代理人的上述主張成立，判決撤銷國家智慧財產權局的複審駁回決定，並要求國家智慧財產權局重新作出決定。

律師點評

我國的商標法規定，任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊。申請註冊的商標，應當有顯著特徵，便於識別，並不得與他人在先取得的合法權利相沖突。

目前，國家智慧財產權局在多數情況下仍然將權利人已經登出情形下的引證商標認為是商標註冊的在先權利障礙。

而各級人民法院在裁判文書中體現出的觀點與國家智慧財產權局存在較大的差異。相當一部分法院在裁判文書中認定，權利人已經登出的引證商標不構成商標註冊的在先權利障礙。特別是近年來，人民法院幾乎一致認為權利人已經登出的引證商標不構成商標註冊的在先權利障礙，主要理由包括：

一、不具有引起混淆的可能性。引證商標權利人主體資格消亡且無證據顯示存在繼受主體，足以認定該引證商標仍然被使用的可能性極低。在沒有證據證明引證商標已由其他權利人繼受並進入市場流通領域使用在其核定使用的商品或服務上時，應認為相關公眾不易將訴爭商標與引證商標相混淆。

二 、已經不具備註冊商標的必要要素。有效的註冊商標專用權至少應當包括商標註冊人及註冊商標兩個要素，缺少任何一個要素都不能成為有效的註冊商標專用權。即便引證商標在形式上構成註冊商標，但由於其權利主體的缺失已達數年，導致其不能形成有效的註冊商標專用權，也不宜作為他人申請註冊相同或類似商標的障礙。

2019年4月24日，北京市高階人民法院釋出的《商標授權確權行政案件審理指南》明確，在商標行政案件中，引證商標權利人被登出且無證據證明存在權利義務承受主體的，可以認定引證商標與訴爭商標不構成近似商標。指南的頒佈揭示，關於權利人已登出的引證商標不應成為商標註冊申請的在先權利障礙，這一觀點已成為共識。

典型意義

本案中，國家智慧財產權局與北京智慧財產權法院的兩種認定，實際上是對“註冊商標”和“商標權”法律概念的不同理解。

國家智慧財產權局，作為商標行政管理部門，其主要職能為負責商標的註冊和管理工作。國家智慧財產權局對於商標的註冊行為的認識，類似於企業名稱的管理，更多地是將其視作某一圖形、某一字串，以及相近圖形或字串的一種資源的佔用，只要該佔用仍然存續，而無論是形式上的佔用還是實質上的佔用，他人的申請均因為這種佔用所導致沒有相應的圖形或字串的資源而無法准予註冊。

人民法院的裁判觀點則更加貼近商標制度的設立初衷和本質，將商標視為是一種商品或服務來源及歸屬的宣告。商標作為一種標識，所標識的是其使用者所提供的商品或服務和市場上其他商品或服務的區別。

世界智慧財產權組織前任總幹事阿帕德鮑格胥在中國國家工商行政管理局商標局舉行的一次講習班上的講話中指出，商標具有指示商品或服務專案的特定質量的作用，商標常常不限於一家企業使用，因為商標所有人可以把商標使用許可給其他企業，這樣，被許可人有必要尊重商標所有人的商品質量標準。有些貿易商經常把商標用在各種來源的商品上。為此，一些商品雖然不是來源於同一企業，但必須符合商標所有人採用的共同商品特性和商品質量標準。因此商標制度本質上是將標記、商品或服務、提供者三者有機地聯絡起來的一種制度。沒有提供者，不但無從判斷商品或服務的來源，而且依附於商標的權利和義務也就失去了主體。

限於目前我們能夠採用的表達方式、識別方式的有限性，同時對於註冊商標又有顯著性的要求，實際上，如果將作為註冊商標的某一圖形、某一字串，以及相近圖形或字串看做是一種資源，那麼實際上這種資源是極端有限的，且一旦某一種圖形或某一種字串被註冊為商標，其所佔用的資源不是一個點，而是包含這個點的一條線，甚至是由這個點所輻射出的一個網或者一個面，且其邊界並不明確。假如註冊商標長期閒置，對於商品或服務的交易流通，社會經濟的發展將造成不利影響。因此，註冊商標長期不使用，本質上是一種公共資源的浪費。

商標法特別規定了註冊商標沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該註冊商標這一糾正制度。作為商標權人的法人主體登出時，對於其佔用的公共資源，理應予以充分的重視並作出妥善的處理。

北京智慧財產權法院的判決，迴歸到了商標法的立法目的，貼合了註冊商標保護制度的內涵，同時，給註冊商標的保護劃定了一個相對明確的邊界——對於已經登出的主體，如果沒有明顯證據證明有使用該商標的商品或服務在市場上流通，亦未辦理變更的，不再將其認定為註冊商標，從而使得商標資源得以充分、有效的利用。

（本文作者為劉寅生，江蘇竹輝律師事務所律師，合夥人。劉寅生律師系蘇州大學工學學士、專利代理人）